Ricorso alla pubblicità comparativa e tutela del marchio

Il titolare di un marchio può opporsi all’uso di un segno simile o identico al marchio da parte di un suo concorrente in una pubblicità comparativa al fine di identificare i prodotti oggetto della comparazione senza creare confusione o pregiudicare la funzione essenziale del marchio?

A questa domanda la Corte di Giustizia ha recentemente risposto in modo positivo nel caso O2 (Corte di Giustizia CE, sentenza del 12 giugno 2008, causa C-533/06, O2 Holdings Ltd e O2 (UK) Ltd/ Hutchinson 3G UK Ltd).

Le parti sono attive nel mercato britannico dei servizi di telefonia mobile. O2 e O2 UK contraddistinguono i propri prodotti con dei marchi figurativi costituiti da immagini di bolle di vario tipo. Nel 2004 la H3G aveva lanciato una campagna pubblicitaria incentrata sulla comparazione tra i propri prodotti e quelli dei concorrenti. A tal fine, nella pubblicità in questione i prodotti di O2 venivano identificati con immagini di bolle in bianco e nero.

Il gruppo O2 citava la H3G per contraffazione del marchio sebbene la pubblicità contestata non fosse ingannevole. La High Court rigettava la domanda di O2, il quale impugnava la sentenza di primo grado davanti alla Court of Appeal. Il giudice di appello, a sua volta, rinviava la causa in via pregiudiziale alla Corte di Giustizia alla quale veniva chiesto di pronunciarsi sulla questione riportata all’inizio.

Al fine di risolvere la questione è necessario esaminare i rapporti tra l’art. 5 della direttiva 89/104 CE in materia di marchi d’impresa e la direttiva 97/55 CE in materia di pubblicità comparativa.

Da un lato, il titolare del marchio ha il diritto di vietare ad terzo l’uso commerciale di un segno simile o identico al marchio. Questo diritto comprende anche il potere di vietare all’operatore pubblicitario l’uso di un segno simile o identico al marchio per identificare i prodotti da questi offerti. Questo deve considerarsi come un uso del segno a profitto dei prodotti dell’operatore pubblicitario.

Tuttavia questa interpretazione restrittiva potrebbe pregiudicare il ricorso alla pubblicità comparativa che il legislatore comunitario vede, invece, con favore in quanto stimola la concorrenza tra i produttori nell’interesse dei consumatori. La direttiva 97/55 CE, al riguardo, accoglie una definizione ampia di pubblicità comparativa che abbraccia ogni riferimento, implicito o esplicito, al concorrente dell’operatore pubblicitario o dei prodotti da lui offerti.

Quindi la Corte propone che il rapporto tra tutela del marchio e ricorso alla pubblicità comparativa deve essere ricostruito nel seguente modo:

• il titolare del marchio non può impedire l’uso di un segno simile o identico al marchio da parte di un concorrente in una pubblicità comparativa che soddisfa i requisiti di liceità ex art. 3 bis, n. 1 della direttiva 97/55 CE;
• se, tuttavia, sussistono le condizioni di cui all’art. 5, n. 1, lett. b) della direttiva 89/104 CE, (e cioè quando il segno usato dal terzo è simile o identico al marchio o i prodotti ai quali il marchio e il segno si riferiscono sono identici o simili con conseguente rischio di confusione per i pubblico) è escluso che l’uso di un segno identico o simile al marchio nella pubblicità comparativa soddisfi i requisiti di liceità ex art. 3 bis, n. 1 della direttiva 97/55 CE. In breve, il rischio di confusione è condizione essenziale sia per la tutela del marchio e che per l'illiceità della pubblicità comparativa.

Dato che il segno usato da H3G nella pubblicità comparativa è simile al marchio di O2 l’art. 5, n. 1 ,lett. b) della direttiva 89/104 CE qui rileva. La Corte ha redatto una checklist che indica le condizioni che devono sussistere cumulativamente perché il titolare del marchio possa legittimamente vietare all’operatore pubblicitario l’uso di un segno simile al marchio nel messaggio pubblicitario:

1. l’uso deve aver luogo nel commercio;
2. dev’essere fatto senza il consenso del titolare del marchio;
3. dev’essere fatto per prodotti o servizi identici a quelli per cui il marchio è stato registrato e
4. deve pregiudicare ovvero essere idoneo a pregiudicare la funzione essenziale del marchio, che consiste nel garantire ai consumatori l’origine dei prodotti o servizi, a causa di un rischio di confusione per il pubblico.

Solo le prime tre condizioni sono soddisfatte, non essendovi alcun rischio di confusione per i consumatori. Come visto, già nel procedimento davanti al giudice di rinvio si era escluso la natura ingannevole della pubblicità. La Corte precisa inoltre che il rischio di confusione deve essere valutato unicamente al contesto in cui il segno è usato dall’operatore pubblicitario e limitandosi alle circostanze che contraddistinguono tale uso.

Quindi, per i giudici comunitari gli articoli 5 della direttiva 89/1043 e 3 bis, n. 1 della direttiva 97/55 CE devono essere interpretati nel senso che al titolare di un marchio non è consentito opporsi all’uso da parte di un terzo di un segno identico o simile al marchio in una pubblicità comparativa che soddisfa le condizioni di liceità dell’art. 3 bis, n. 1 della direttiva 97/55.

In conclusione, nonostante le opposte conclusioni dell’AG Mengozzi, la Corte ha optato per un indirizzo favorevole per gli operatori di pubblicità comparativa, riconoscendo la possibilità di fare ricorso a questa forma di comunicazione commerciale a condizione che non dia luogo ad un rischio di confusione dei consumatori.