Ricorso alla pubblicità comparativa e tutela del marchio

Il titolare di un marchio può opporsi all’uso di un segno simile o identico al marchio da parte di un suo concorrente in una pubblicità comparativa al fine di identificare i prodotti oggetto della comparazione senza creare confusione o pregiudicare la funzione essenziale del marchio?

A questa domanda la Corte di Giustizia ha recentemente risposto in modo positivo nel caso O2 (Corte di Giustizia CE, sentenza del 12 giugno 2008, causa C-533/06, O2 Holdings Ltd e O2 (UK) Ltd/ Hutchinson 3G UK Ltd).

Le parti sono attive nel mercato britannico dei servizi di telefonia mobile. O2 e O2 UK contraddistinguono i propri prodotti con dei marchi figurativi costituiti da immagini di bolle di vario tipo. Nel 2004 la H3G aveva lanciato una campagna pubblicitaria incentrata sulla comparazione tra i propri prodotti e quelli dei concorrenti. A tal fine, nella pubblicità in questione i prodotti di O2 venivano identificati con immagini di bolle in bianco e nero.

Il gruppo O2 citava la H3G per contraffazione del marchio sebbene la pubblicità contestata non fosse ingannevole. La High Court rigettava la domanda di O2, il quale impugnava la sentenza di primo grado davanti alla Court of Appeal. Il giudice di appello, a sua volta, rinviava la causa in via pregiudiziale alla Corte di Giustizia alla quale veniva chiesto di pronunciarsi sulla questione riportata all’inizio.

Al fine di risolvere la questione è necessario esaminare i rapporti tra l’art. 5 della direttiva 89/104 CE in materia di marchi d’impresa e la direttiva 97/55 CE in materia di pubblicità comparativa.

Da un lato, il titolare del marchio ha il diritto di vietare ad terzo l’uso commerciale di un segno simile o identico al marchio. Questo diritto comprende anche il potere di vietare all’operatore pubblicitario l’uso di un segno simile o identico al marchio per identificare i prodotti da questi offerti. Questo deve considerarsi come un uso del segno a profitto dei prodotti dell’operatore pubblicitario.

Tuttavia questa interpretazione restrittiva potrebbe pregiudicare il ricorso alla pubblicità comparativa che il legislatore comunitario vede, invece, con favore in quanto stimola la concorrenza tra i produttori nell’interesse dei consumatori. La direttiva 97/55 CE, al riguardo, accoglie una definizione ampia di pubblicità comparativa che abbraccia ogni riferimento, implicito o esplicito, al concorrente dell’operatore pubblicitario o dei prodotti da lui offerti.

Quindi la Corte propone che il rapporto tra tutela del marchio e ricorso alla pubblicità comparativa deve essere ricostruito nel seguente modo:

• il titolare del marchio non può impedire l’uso di un segno simile o identico al marchio da parte di un concorrente in una pubblicità comparativa che soddisfa i requisiti di liceità ex art. 3 bis, n. 1 della direttiva 97/55 CE;
• se, tuttavia, sussistono le condizioni di cui all’art. 5, n. 1, lett. b) della direttiva 89/104 CE, (e cioè quando il segno usato dal terzo è simile o identico al marchio o i prodotti ai quali il marchio e il segno si riferiscono sono identici o simili con conseguente rischio di confusione per i pubblico) è escluso che l’uso di un segno identico o simile al marchio nella pubblicità comparativa soddisfi i requisiti di liceità ex art. 3 bis, n. 1 della direttiva 97/55 CE. In breve, il rischio di confusione è condizione essenziale sia per la tutela del marchio e che per l'illiceità della pubblicità comparativa.

Dato che il segno usato da H3G nella pubblicità comparativa è simile al marchio di O2 l’art. 5, n. 1 ,lett. b) della direttiva 89/104 CE qui rileva. La Corte ha redatto una checklist che indica le condizioni che devono sussistere cumulativamente perché il titolare del marchio possa legittimamente vietare all’operatore pubblicitario l’uso di un segno simile al marchio nel messaggio pubblicitario:

1. l’uso deve aver luogo nel commercio;
2. dev’essere fatto senza il consenso del titolare del marchio;
3. dev’essere fatto per prodotti o servizi identici a quelli per cui il marchio è stato registrato e
4. deve pregiudicare ovvero essere idoneo a pregiudicare la funzione essenziale del marchio, che consiste nel garantire ai consumatori l’origine dei prodotti o servizi, a causa di un rischio di confusione per il pubblico.

Solo le prime tre condizioni sono soddisfatte, non essendovi alcun rischio di confusione per i consumatori. Come visto, già nel procedimento davanti al giudice di rinvio si era escluso la natura ingannevole della pubblicità. La Corte precisa inoltre che il rischio di confusione deve essere valutato unicamente al contesto in cui il segno è usato dall’operatore pubblicitario e limitandosi alle circostanze che contraddistinguono tale uso.

Quindi, per i giudici comunitari gli articoli 5 della direttiva 89/1043 e 3 bis, n. 1 della direttiva 97/55 CE devono essere interpretati nel senso che al titolare di un marchio non è consentito opporsi all’uso da parte di un terzo di un segno identico o simile al marchio in una pubblicità comparativa che soddisfa le condizioni di liceità dell’art. 3 bis, n. 1 della direttiva 97/55.

In conclusione, nonostante le opposte conclusioni dell’AG Mengozzi, la Corte ha optato per un indirizzo favorevole per gli operatori di pubblicità comparativa, riconoscendo la possibilità di fare ricorso a questa forma di comunicazione commerciale a condizione che non dia luogo ad un rischio di confusione dei consumatori.

Parmalat fined for breaching the prohibition to not implement an anticompetitive concentration

The Italian Competition Authority (ICA) has imposed a Euro 2,2 million fine on Parmalat for not having fulfilled a divestiture obligation resulting from a conditional merger clearance (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, 21 May 2008, Provvedimento n. 18325, case n. C3460F- Parmalat/Eurolat, www.agcm.it). Article 19 of the Act n. 287/1990 expressly empowers the ICA to impose a penalty only when firms have implemented an anticompetitive concentration or have not complied with the measures adopted by the ICA in order to resolve the competition problem created by an already implemented concentration. However, it is trite law that the ICA has also the power to fine the merging parties in case they fail to comply with the commitments the ICA imposed on them in order to have the concentration approved. Non-compliance with commitments may have the same negative effect on the competitive structure of markets as the implementation of an anticompetitive concentration.

In 2005 the ICA has conditionally cleared a concentration between Parmalat and Eurolat. In order to resolve the competition concerns the transaction gave rise in the milk market in the regions of Lazio and Campania, Parmalat committed to divest a set of assets belonging to Newlat. Due to the difficulty to find a suitable purchaser of the assets, in December 2006, upon Parmalat request, the ICA modified the original commitments. Parmalat thus committed to divest Newlat by October 2007. Nonetheless, it is only in April 2008 that Parmalat succeeded in selling Newlat .

Parmalat argued that it was unable to find a purchaser compliant with the conditions set out by the ICA by the set deadline due to the negative financial conditions of Newlat and to turbulences in the markets for raw materials. These justifications have been dismissed by the ICA as not relevant. Parmalat did not prove that it was impossible to sale Newlat by October 2007 because of circumstances on which it had no control. Instead, it was only difficult to find a suitable purchaser, as indicated by the fact that it effectively sold Newlat, though at less rewarding financial conditions and after the expiry of the set deadline.

Parmalat is so liable for breaching the prohibition to implement an anticompetitive concentration laid down by Article 18 of the Act n. 287/1990. The ICA has to impose a penalty within the range of 1% and 10% of the annual turnover of the business forming the object of the concentration. As for the determination of the penalty, the ICA ruled that Parmalat has infringed the prohibition only because of negligence. The ICA also found a mitigating factor in the activities carried out by Parmalat during the procedure in order to find a suitable purchaser. The divestiture of Newlat is also considered as a mitigating factor as, by doing so, Parmalat removed the competition concerns created by the concentration. For the these reasons, the ICA has imposed on Parmalat the minimum amount of penalty allowed by the law, which has been calculated in Euro 2,226,900.

Ai cittadini comunitari residenti in Francia spetta l’indennizzo per i danni causati da illecito commesso all'estero

Può uno stato membro, senza violare il diritto comunitario, rifiutare, in base alla nazionalità, ad un cittadino di altro stato membro residente nel proprio territorio l'indennizzo previsto dalla legge nazionale in caso di morte di un congiunto imputabile ad un illecito commesso in uno stato terzo?

A tale quesito la Corte di Giustizia ha di recente risposto in modo negativo (sentenza del 5 giugno 2008, causa C-164/07, James Wood/ Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions).

James Wood, cittadino britannico, risiede in Francia da 20 anni e convive con una cittadina francese dalla quale ha avuto tre figlie, tutte cittadine francesi. Una delle figlie della coppia è morta in Australia in un incidente stradale. I suoi familiari si sono rivolti al Fondo di Garanzia al fine di ottenere un indennizzo per i danni morali e materiali sofferti causa della sua morte così come previsto dalla vigente legge francese. Le autorità francesi concedevano l’indennizzo solo alle sorelle e alla madre ma non al padre. Secondo il Fondo di Garanzia Mr. Wood, in quanto cittadino britannico, non possedeva i requisiti necessari per avere diritto all’indennizzo. L'articolo 706-3 del codice di procedura penale francese riconosce unicamente ai cittadini francesi il diritto all’indennizzo per i danni subiti a seguito di illecito che avuto luogo nel territorio di uno stato terzo.

Il Tribunale di Nantes, al quale Mr. Wood si era rivolto, rinviava la questione alla Corte di Giustizia ex art. 234 al fine di accertare se la normativa francese in questione fosse compatibile o meno con il diritto comunitario.

La situazione in cui si trova Mr. Wood, secondo la Corte, è sicuramente rilevante per il diritto comunitario. Infatti Mr. Wood, cittadino britannico, da 20 anni risiede in Francia e qui esercita un'attività economica, la cui natura non è precisata. Ad ogni modo, ciò che veramente importa è che Mr. Wood ha esercitato le facoltà riconosciutegli dal principio della libera circolazione dei lavoratori ex art. 39 CE o dal principio della libertà di stabilimento ex art. 43 CE al fine di trasferirsi in Francia e svolgervi un’attività economica. Di conseguenza, Mr. Wood può invocare contro le autorità francesi il divieto di discriminazioni in base della nazionalità di cui all’art. 12 CE.

Come osserva l'Avvocato Generale Kokott nelle sue conclusioni, allo stesso risultato si sarebbe giunti anche se Mr. Wood non esercitasse alcuna attività economica in territorio francese. In questo caso avrebbe potuto invocare lo status di cittadino comunitario (art. 18 CE), il quale comprende anche il diritto di non essere discriminati per ragioni di nazionalità.

Secondo il costante orientamento dei giudici comunitari, il principio di non discriminazione prevede che situazioni comparabili non siano trattate in modo differente e che situazioni differenti non siano trattate in modo eguale. Ora, nel caso di specie, di fronte alla perdita della figlia, Mr. Wood e la sua convivente francese si trovano in una situazione comparabile. Tuttavia, le legge francese riconosce un indennizzo solo alla convivente francese, ma non a Mr. Wood in quanto privo della nazionalità francese. Si tratta di una chiara discriminazione diretta in ragione della nazionalità e quindi vietata dal diritto comunitario. D’altra parte, neanche il governo francese ha provato a difendere la normativa nazionale e non ha proposto alcuna giustificazione della misura discriminatoria.

La normativa nazionale francese contestata anche se non giustificabile non è comunque illogica. L'AG Kokott si sofferma sugli interessi a tutela dei quali il legislatore francese ha adottato la normativa contestata e le possibile misure alternative per la protezione di tali interessi.

La legge francese in materia di indennizzo dei danni subiti da illecito prevede un regime molto generoso. Esiste quindi il rischio che un cittadino di un altro stato membro che si risiede in Francia per un breve periodo, anche per motivi di turismo, potrebbe invocare nei confronti del Fondo di Garanzia il diritto all’indennizzo se durante la permanenza in Francia un suo congiunto prossimo è stato vittima di un illecito nello stato di origine o in uno stato terzo.

Le conseguenze sulle finanze pubbliche francesi sono facilmente immaginabili. Per questa ragione la Francia ha cercato di limitare il novero dei soggetti aventi diritto all'indennizzo facendo ricorso ad un fattore di connessione effettivo tra la persona che reclama l’indennizzo e l'ordinamento francese. Tale fattore è stato individuato nella nazionalità.

L'AG Kokott ritiene che la scelta di subordinare il diritto all'indennizzo ad un effettivo legame tra il reclamante e l'ordinamento francese non sia incompatibile con il diritto comunitario. Tuttavia, tale scelta appare contraria con il principio di proporzionalità e potrebbe avere come conseguenza che nessun diritto all’indennizzo avrebbero i cittadini di altri stati membri, che sebbene privi della nazionalità francese, potrebbero vantare un elemento di collegamento con l’ordinamento francese anche più forte del criterio della nazionalità. Mr. Wood, anche se cittadino britannico è sicuramente ben integrato in Francia ove vive da oltre 20 anni. Si può allora negare che tra Mr. Wood e l’ordinamento francese esiste l'effettivo collegamento richiesto per poter aver diritto all’indennizzo anche se Mr. Wood è privo della nazionalità francese? No, decisamente.

L'AG generale suggerisce quindi un fattore di connessione alternativo a quella di nazionalità e più rispettoso del principio di proporzionalità: il criterio della residenza del reclamante. Un collegamento effettivo tra la persona che reclama il diritto all’indennizzo e l'ordinamento francese può essere parimenti e forse meglio espresso dalla circostanza che questi risiede nel territorio francese da un certo periodo di tempo.